El Peruano - Edición del 30/11/2005 - Pagina 42
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Lima, miercoles 30 de noviembre de 2005 con las exigencias contenidas en el articulo 166 primer parrafo de la Decision 486 de la Comunidad Andina. (iii) Solo se han presentado pruebas para tratar de demostrar el uso de dicha marca para distinguir papel higienico, razon por la cual solo se van a referir a dicho producto.
(iv) El papel higienico, por su naturaleza y finalidad, es un producto de consumo masivo, toda vez que es usado sin distincion de sexo y edad, y se comercializa a nivel nacional en todo tipo de establecimientos comerciales. (v) Teniendo en cuenta ello, ni el numero de facturas emitidas ni el numero de unidades de productos vendidos durante ese periodo (19 033) constituyen pruebas suficientes que permitan llegar a la conclusion de que la marca PETALO ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al “papel higienico” y las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacion en el mercado.
(vi) Asumiendo que Grupo Reyes S.A.C. fabrico el papel higienico que vendio a Snow S.A., no se ha presentado una sola prueba que demuestre que esta ultima comercializo el papel higienico que adquirio de Grupo Reyes
S.A.C.; vale decir, no esta probado que el papel higienico supuestamente identificado con la marca PETALO llego al consumidor final.
(vii) Esta presentando documentos con el fin de acreditar que en la direccion de la firma Snow S.A. no funciona algun establecimiento comercial que pueda justificar la adquisicion de 19 033 planchas de papel higienico, para su posterior comercializacion.
Posteriormente, con fecha 2 de julio del 2004, Productos
Familia S.A. adjunto jurisprudencia que considero aplicable al caso.
Mediante Resolucion Nº 14324-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos
Distintivos declaro fundada la accion de cancelacion.
Considero lo siguiente: (i) La marca PETALO ha sido registrada para distinguir productos de consumo masivo. En tal sentido, a efectos de acreditar el uso de la marca de producto PETALO, los medios probatorios deberan demostrar un nivel de comercializacion acorde con su naturaleza, durante un periodo que demuestre continuidad o regularidad en el tiempo.
(ii) En el presente caso, las nueve facturas emitidas por la empresa Grupo Reyes S.A.C. durante el año 2003 acreditan que la mencionada empresa ha comercializado productos (papel higienico) de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial con la denominacion PETALO. Dichas facturas han sido emitidas dentro del periodo probatorio correspondiente, es decir, dentro de los tres años consecutivos precedentes al inicio de la accion de cancelacion.
(iii) Si bien la emplazada ha manifestado que Grupo
Reyes S.A.C. es su licenciataria, no ha presentado una copia del contrato de licencia de uso celebrado con la referida empresa o algun otro documento de efectos equivalentes, a fin de verificar que Grupo Reyes S.A.C. cuenta con la autorizacion expresa de la titular del registro para comercializar productos de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada. (iv) En este sentido, los medios probatorios presentados no acreditan el uso por parte de la emplazada de la marca de producto PETALO para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada.
Con fecha 13 de enero del 2005, Medifarma S.A. interpuso recurso de reconsideracion presentando, como nueva prueba instrumental, copia del contrato de licencia de uso otorgado a Grupo Reyes S.A.C.
Con fecha 28 de enero del 2005, Productos Familia
S.A. manifesto lo siguiente: (i) El contrato de licencia de uso presentado por la emplazada no tiene ningun valor ni efecto probatorio, toda vez que dicho contrato no surte efectos frente a terceros, en estricta aplicacion de lo dispuesto por el articulo 162 de la Decision 486, al no haberse registrado ante el Indecopi. (ii) En la clausula primera del contrato, se hace referencia a que las marcas objeto del contrato aparecen detalladas en el anexo 1, el cual forma parte integrante de dicho contrato, sin embargo, en el documento que la emplazada ha presentado no aparece ningun anexo 1, por lo que se desconoce cuales fueron las marcas objeto del contrato de licencia y si este efectivamente existio.
(iii) En la clausula novena del contrato, se establece que el plazo pactado fue por el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del 2003, sin embargo, no se ha presentado prueba alguna que acredite que la marca PETALO fue utilizada durante los dos años de vigencia del referido contrato.
Mediante Resolucion Nº 4639-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaro fundado el recurso de reconsideracion y, en consecuencia, declaro fundada en parte la accion de cancelacion de la marca PETALO, quedando registrada de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifesto lo siguiente: (i) La Oficina considera que la copia del contrato de licencia de uso de marcas y know how de fecha 13 de agosto del 2001 acredita que Medifarma S.A. licencio a
Grupo Reyes S.A. el derecho de uso exclusivo, entre otras, de la marca cuyo registro es materia de cancelacion, hasta el 31 de diciembre del 2003, tal como se aprecia en las clausulas primera (foja 96) y novena (foja 99) de dicho contrato.
(ii) Mediante Resolucion 159, Revision de oficio de la
Resolucion 030 de la Secretaria General que contiene el
Dictamen 016-97 - que determino el incumplimiento por parte del gobierno del Peru en la aplicacion de la Decision 344 -, la Secretaria General de la Comunidad Andina establecio que el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtua la constatacion factica del uso de esa marca en el mercado. (iii) En ese sentido, el hecho de que el contrato de licencia celebrado entre Medifarma S.A. y Grupo Reyes
S.A. no haya sido inscrito ante la Oficina no determina que la misma no deba evaluar si las facturas presentadas prueban o no que Grupo Reyes S.A. ha usado la marca
PETALO para distinguir papel higienico.
(iv) Las facturas presentadas en calidad de medios probatorios solo acreditan el uso de la marca referida por parte del emplazado para distinguir papel higienico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Corresponde, en consecuencia, eliminar los demas productos de la clase 16 de la lista de aquellos comprendidos en el registro de la marca, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 165 tercer parrafo de la Decision 486, por lo que dicha lista seria "papel higienico y sus similares".
Con fecha 12 de mayo del 2005, Productos Familia
S.A. interpuso recurso de apelacion reiterando sus argumentos. Agrego lo siguiente: (i) Las 9 facturas presentadas por la emplazada no cumplen con lo exigido por los articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 y, ademas, fueron emitidas por una sola empresa a favor de otra en un periodo de 4 meses, lo cual no es suficiente para acreditar que la marca ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al producto papel higienico, que es de consumo masivo.
(ii) La Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en cuenta que en el contrato de licencia de uso las firmas de las personas que lo suscribieron no han sido certificadas por Notario Publico.
(iii) Las supuestas 9 ventas realizadas por Grupo Reyes
S.A. a favor de Snow S.A., entre agosto y noviembre de 2003, noson ventas efectivas, realizadas en el ejercicio efectivo de su actividad comercial, sino que fueron realizadas cumplimiento a lo establecido en el contrato y, por lo tanto, las facturas presentadas no pueden ser consideradas como pruebas idoneas para acreditar el uso de la marca PETALO en el mercado peruano.
Adjunto jurisprudencia con el fin de acreditar lo expuesto.
No obstante haber sido debidamente notificada,
Medifarma S.A. no absolvio el traslado de la apelacion.
Con fecha 6 de julio del 2005, Productos Familia S.A. presento los resultados de una investigacion del mercado de papel higienico, durante los años 2001, 2002 y 2003, realizada por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el "
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