El Peruano - Edición del 30/11/2005 - Pagina 44
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Lima, miercoles 30 de noviembre de 2005 de no hacerlo, se procedera a cancelar total o parcialmente el registro, segun sea el caso.
La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenia bajo el regimen anterior, esta figura constituye una herramienta util que contribuye a que la cancelacion cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustracion, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos juridicos como el español
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y el Sistema Comunitario Europeo
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2.3 Condiciones del uso de la marca
El articulo 166 de la Decision 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada: (i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectua su comercializacion en el mercado; y, (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.
Asimismo, la norma preve que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo no motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuando y como se cumple con la obligacion de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia
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- que tambien resulta aplicable a la Decision 486 - ha interpretado lo siguiente: - En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intencion de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y publicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbolico.
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinacion del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si una marca distingue bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la demostracion de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el numero de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podria decirse que existe comercializacion real de un producto, como el maiz, porque en un año solo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.
Desde el punto de vista del periodo previsto en la norma comunitaria para la utilizacion de la marca, se establece claramente que se incurrira en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposicion de la accion de cancelacion.
A tenor de lo establecido en el articulo 167 de la Decision 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca solo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habra de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Al respecto, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente: (i) La norma dispone que la Autoridad “ordenara” la reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligacion: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
(ii) La norma establece - refiriendose a la reduccion o limitacion antes señalada - que debera tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.
La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad debera determinar:
a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio identico a uno especificamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra especificamente detallado en la lista de productos o servicios que esta distingue. En este caso, debera verificar, en particular:
i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o,
ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un genero de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.
La intencion de la norma - a criterio de la Sala - no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, ademas, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de Signos
Distintivos. La figura de la cancelacion de la marca tiene por objeto reflejar del modo mas preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, ademas, para “sus similares”, se estaria contraviniendo la finalidad de la accion de cancelacion, asi como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravencion a lo dispuesto en el articulo 139 inciso f) de la Decision 486
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Consecuentemente, si unicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procedera a la cancelacion de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.
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La Ley de Marcas (Ley 17/2001 del 7 de diciembre) establece que “Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o ser- vicios para los cuales este registrada la marca, su declaracion solo se extendera a los productos o servicios afectados” (articulo 68 - Nulidad y Caducidad parcial).
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El Reglamento (CE) Nº 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, cuyo articulo 50 numeral 2 establece lo siguiente: "Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servi- cios para los que este registrada la marca comunitaria, se declarara la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.”
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Proceso Nº 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso Nº 11-IP-96, Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss;
Proceso Nº 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1207, publi- cada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13.
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Articulo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y comprendera lo siguiente: f)la indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; (… )”.
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