El Peruano - Edición del 30/11/2005 - Pagina 45
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A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta util tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:
Distingue:
Acredita el
Se cancela
Se mantiene uso para: el registro para:vigente para: {a, b, c, d, e, f, g} {a, b, c, d} {e, f, g} {a, b, c, d} {a, b, c, d y demas} {c} {a, b, d y demas} {c} {a, b, c, d y demas} {a, b, c, d} {y demas} {a, b, c, d} {k} [k no esta especifi- {a, b, c, d y camente detallado{a, b, c, d {k}
Marca demas} en la lista pero y demas} pertenece al {b+} [b + no esta especifi- {a, b, c, d, e, f, g} camente detallado{a, c, d, e, f, g} {b} en la lista pero pertenece o es similar a b] {m} [m no esta especifi- {a, b, c, d, e, f, g}camente detallado en{a, b, c, d, e, f, g} {ø} la lista ni pertenece o es similar a
Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automatica al registro de una marca identica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelacion, ya que dicha circunstancia debera ser evaluada por la
Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.
2.4 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideracion las caracteristicas y el tipo de cada marca, asi como los productos y servicios correspondientes, ya que solo un uso de acuerdo a las caracteristicas comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podra acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)
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en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisicion del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.
Asi, sera distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lacteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporadica o por encargo (automoviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).
Sin embargo, no solo podra acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentacion de catalogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relacion directa con el producto, seran elementos de juicio que contribuiran a la comprobacion del uso de una marca de producto.
Al respecto, si bien la presentacion de una muestra fisica de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relacion directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)
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, dichas pruebas no seran idoneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precision la fecha de su produccion, elaboracion o impresion y su efectiva puesta en el mercado.
Lo dicho con relacion a las marcas de producto no se aplica sin mas a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestacion del servicio.
En atencion a ello, seran medios de prueba idoneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, ademas de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijacion de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el publico usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catalogos, volantes, tripticos, encartes, presupuestos, papel membretado), asi como publicidad efectiva de la marca con relacion a los servicios que distingue.
Habra que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene mas importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo mas importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.
Finalmente, ademas de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente accion de cancelacion por falta de uso.
2.5 Uso de la marca de producto PETALO
Con el fin de acreditar el uso de su marca PETALO,
Medifarma S.A. presento los siguientes medios probatorios:
En el presente expediente: - Copia legalizada del contrato de licencia de uso de marcas de fecha 13 de agosto del 2001, por el cual
Medifarma S.A. licencia a favor de Grupo Reyes S.A.C. el derecho al uso exclusivo de las marcas de producto, lemas comerciales, incluido el know kow, descritos y señalados en el Anexo 1.
En la clausula novena, se establece que el convenio surtira efectos a partir de la fecha de la firma del documento y culminara el 31 de diciembre de 2003, pudiendo prorrogarse por un plazo adicional previo acuerdo con una anticipacion no menor de tres meses a su vencimiento.
En el anexo 1, se advierte entre los signos materia de licencia la marca PETALO, inscrita bajo certificado Nº 26408, es decir, la marca base de la presente accion (fojas 96 a 103).
En el expediente Nº 199325-2004: - Copia legalizada de la factura Nº 0003128, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 5 de agosto del 2003, por la venta de 4331 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 50). - Copia legalizada de la factura Nº 0003213, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 19 de agosto del 2003, por la venta de 3068 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos, a favor de Snow S.A. (foja 51).
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Dichos documentos deberan consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el codigo que se use para identificar a la misma, lo cual tambien debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada debera apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a titulo de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso solo acreditaria el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades economicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado. 1 1
Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercan- til en los que, por lo general, ademas de incluirse una descripcion del articulo o articulos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o especificos diseños o elemen- tos graficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituiran pruebas a tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, las ordenes de confeccion de etiquetas o la impresion de envolturas que sean capaces de crear conviccion sobre el uso de la marca tal cual fue registrada. "
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