El Peruano - Edición del 30/11/2005 - Pagina 46
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Lima, miercoles 30 de noviembre de 2005 - Copia legalizada de la factura Nº 0003267, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de agosto del 2003, por la venta de 229 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 52). - Copia legalizada de la factura Nº 0003308, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 6 de setiembre del 2003, por la venta de 3053 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 53). - Copia legalizada de la factura Nº 0003488, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 23 de octubre del 2003, por la venta de 541 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 54). - Copia legalizada de la factura Nº 0003497, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 25 de octubre del 2003, por la venta de 595 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 55). - Copia legalizada de la factura Nº 0003551, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 11 de noviembre del 2003, por la venta de 2900 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 56). - Copia legalizada de la factura Nº 0003609, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 657 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 57). - Copia legalizada de la factura Nº 0003611, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 3659 planchas de papel higienico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 58).
2.6 Aplicacion al caso concreto
a) Respecto del contrato de licencia de marcas
El contrato presentado acredita que Medifarma S.A. otorgo a Grupo Reyes S.A.C. licencia para el uso de su marca PETALO entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del 2003.
La empresa accionante ha cuestionado la validez del contrato de licencia de marcas presentado por la emplazada, al manifestar que (i) las firmas de las personas que suscribieron el contrato no han sido certificadas por Notario
Publico y que (ii) el contrato de licencia no ha sido inscrito en el registro correspondiente del Indecopi.
Al respecto, conviene señalar lo siguiente: - Respecto de la certificacion de las firmas de quienes suscribieron el contrato de licencia de uso, conviene señalar que la Autoridad no puede exigir que las firmas que figuran en el contrato esten debidamente legalizadas, toda vez que no existe norma legal que condicione la admision de dicho documento al cumplimiento de tal formalidad.
A ello conviene agregar que la Ley Nº 27444 prohibe exigir mayores formalidades o requisitos que los expresamente establecidos en la ley o el TUPA
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- Respecto de la inscripcion del contrato de licencia en el respectivo registro, conviene precisar que, tal como lo ha señalado la Sala - mediante Resolucion Nº 252-2002/TPI-
INDECOPI de fecha 8 de marzo del 2002
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- el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtua el hecho factico del uso de esa marca en el mercado. Las sanciones por falta de la mencionada inscripcion no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelacion del registro de marca, ya que la inscripcion per se del contrato de licencia no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado. Ademas, la ley no preve una sancion expresa a la falta de inscripcion de los contratos de licencia, razon por la cual tal sancion no puede presumirse.
Consecuentemente, la proteccion conferida a la marca por el ordenamiento juridico andino requiere unicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificacion de tal uso.
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En virtud de lo expuesto, el contrato de licencia de marcas presentado por Medifarma S.A. resulta valido para el presente caso, no siendo necesario contar con la certificacion de las firmas de quienes suscribieron el contrato ni con su inscripcion en el registro; ademas, se presume la veracidad de la informacion contenida en dicho documento, al no haberse presentado prueba en contrario. En consecuencia, corresponde analizar las facturas presentadas.
b) Respecto de las facturas presentadas
De la revision conjunta de las facturas presentadas, se desprende que estas acreditan la venta de papel higienico de la marca PETALO entre los meses de agosto y noviembre del 2003, en forma constante y suficiente.
La Decision 486 exige que para cancelar una marca por no uso, esta no debe haber sido utilizada durante los tres años precedentes a la accion de cancelacion, por lo que se entiende que cualquier uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos que esta distingue determina la interrupcion del plazo de cancelacion.
Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ya ha dictado una pauta
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, segun la cual: "durante", que extiende la accion de la forma verbal "no se hubiere utilizado", a todo lo largo del periodo prescrito.
Asi, (…) si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estara interrumpiendo el plazo (…) señalado en la ley y no podra prosperar en su contra la accion de cancelacion de la marca. Naturalmente correspondera a la autoridad nacional competente - dentro de criterios de equidad y justicia - determinar si el uso tiene los elementos citados atras.”
Sobre este tema, la doctrina ha señalado que el periodo necesario para que el uso de la marca sea relevante debe ser el plazo suficiente para que la marca este presente en el mercado. Para evitar su caducidad la marca tiene que estar siendo utilizada; sin embargo, no es necesario que se este utilizando durante todo el periodo de no uso que señala la ley, ya que dicho periodo se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca.
Este criterio ha sido adoptado por el TRIPS y por el derecho norteamericano (Lanham Act).
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Asimismo, debe indicarse que ni la norma andina ni la nacional exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres años anteriores a la 1 2
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquia, norma de la mas alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decision del titular de las entidades autonomas conforme a la Constitu- cion, segun su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendia- dos y sistematizados en el Texto Unico de Procedimientos Administra- tivos, aprobados para cada entidad.
36.2 Las entidades solamente exigiran a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentacion de documentos, el suministro de in- formacion o el pago por derechos de tramitacion, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsa- bilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigen- cias a los administrados fuera de estos casos. (…)“ 1 3
Recaida en el expediente Nº 122109-2001, sobre la accion de cancelacion por falta de uso de la marca de producto CASINELLI, interpuesta por Angelica Ocharan
Cassinelli (Peru) contra Markinver S.A.
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Cabe agregar que la Secretaria General de la Comunidad Andina, en la Resolu- cion Nº 159, dejo esclarecido que frente a las acciones de cancelacion por falta de uso de una marca, el uso de esta puede acreditarse a traves del uso que le de quien estuviere autorizado para ello, aun cuando no figure inscrito en el registro de la Oficina competente como licenciatario (articulo 177 inciso a) del Decreto
Legislativo 823) sin que ello implique contradecir o incumplir lo dispuesto en las normas andinas, especificamente el articulo 116º de la - en ese entonces vigente - Decision 344.
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Comentando el articulo 100 de la Decision 311 y articulo 99 de la Decision 313, cuya redaccion es similar a lo dispuesto en el articulo 166 de la Decision 486.
Sentencia expedida en el Proceso Nº 17-IP-95 (nota 2). 1 6
De la Fuente Garcia, Elena. El Uso de la Marca y sus Efectos Juridicos, Marcial
Pons, Ediciones Juridicas y Sociales S.A. Madrid - Barcelona 1999, pp. 204 - 205 "
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